Lizenzierung: So monetarisieren Sie Ihre Patentanmeldungen

Lizenzierung: So monetarisieren Sie Ihre Patentanmeldungen

 

Einleitung: Patentlizenz als Moneymaker

Ohne eine adäquate Absicherung sind Ideen und Technologien dem Wettbewerb schutzlos ausgeliefert. Durch gewerbliche Schutzrechte kann dieser Problematik wirkungsvoll begegnet werden. Patente schützen das geistige Eigentum und die mit der Realisierung der Technologie verbundenen Wettbewerbsvorteile. Im technischen Sektor sind daher Patentanmeldungen bzw. erteilte Patente im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Doch wie verwandelt man eine Idee oder Entwicklung in eine Einkommensquelle? Wie kann man geschickt von einer patentierten Erfindung profitieren und einen stetigen, positiven Cashflow generieren? Eine, wenn nicht sogar die beste Antwort auf diese Fragen ist die Monetarisierung des Immaterialguts in Form einer Lizenzvergabe. In diesem Beitrag stellen wir auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Patentvermarktung dar, was Sie unbedingt beachten müssen, wenn Sie Ihre Patentanmeldung in Form einer Lizenzierung monetarisieren möchten. Folgende Inhalte erwarten Sie:

  • Warum Patente als Assets für eine Lizenzierung wichtig sind
  • Welche Anlässe für eine Lizenzvergabe bestehen
  • Wie Sie schon bei der Patentanmeldung eine Lizenzvergabe signalisieren können
  • Welche Lizenzarten infrage kommen
  • Warum Lizenzverträge als Schlüssel für die Monetarisierung dienen
  • Wie Sie Lizenzzahlungen für die Patentnutzung gestalten können
  • Welche Fallen bei der Lizenzvergabe bestehen
  • EZN-Praxisbeispiel: Erfolgreicher Millionen-Lizenzvertrag
  • Checkliste: Wichtigste Punkte für eine Patentmonetarisierung durch Lizenzvergabe

 

1. Patente als Assets für die Lizenzierung

Um die Nutzung einer Technologie bzw. einer Erfindung in Form einer Lizenz anbieten zu können, muss die Idee grundsätzlich effektiv geschützt sein. Ohne einen adäquaten Schutz könnte die Entwicklung von jedermann kostenlos genutzt werden. Erst durch die Sperrwirkung der Schutzrechte, insbesondere Patente, und die damit verbundene Exklusivität der kommerziellen Umsetzungsmöglichkeit entsteht vom Prinzip her überhaupt erst die Bereitschaft beim Gegenüber, für eine Nutzung bzw. eine Lizenz Geld zu zahlen. Patente transferieren die Leistung, die in der Schaffung einer innovativen Technologie steckt, in einen immateriellen Vermögenswert (Intangible Asset).

Patente sind Assets

Allerdings ist Patent nicht gleich Patent. Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die ein Patent bzw. Schutzrechtsportfolio wertvoll machen. Hier haben wir die wichtigsten Einflussgrößen zusammengestellt, die Sie von der schutzrechtlichen Seite her grundsätzlich berücksichtigen sollten, wenn Sie einem Interessenten eine Patentlizenz anbieten möchten:

  • Wie viele Patente/Patentanmeldungen haben Sie?
  • Wie gut ist die Qualität Ihrer Patente (Erteilung, Ansprüche, Durchsetzbarkeit etc.)?
  • Wie ist die Struktur Ihres Patentportfolios? Gibt es Stammpatente und darauf aufbauende Patente?
  • Sind Umgehungsmöglichkeiten vorhanden?
  • Gibt es eine Kollision mit oder eine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter?

Lesetipp: Was Patentanmeldungen wertvoll macht, worauf Investoren achten und was Patente als Core Assets auszeichnet, beschreiben wir in diesem Artikel.

 

2. Anlässe für eine Monetarisierung bzw. Lizenzvergabe

Die Anlässe für eine Monetarisierung von Patenten und die Vergabe von Lizenzen sind vielfältig. Unternehmen möchten z. B. Einnahmen aus nicht aktiv genutzten Schutzrechten erzielen, die bisher nur Kosten verursachten. Bei Hochschulen und Universitäten spielen Patentlizenzen bei der Unterstützung des Technologietransfers eine wichtige Rolle, wenn Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung in der Industrie umgesetzt werden und so in der Gesellschaft ankommen sollen. Für den privaten Erfinder steht meist die Generierung eines Zusatzeinkommens im Fokus. Bei einer Lizenzvergabe ist es das Ziel, eine längerfristige Kooperation einzugehen, bei der das Eigentum an den Schutzrechten beim Lizenzgeber verbleibt und der Lizenznehmer in der Regel über mehrere Jahre verteilt Zahlungen leistet. Es ist vergleichbar zur Vermietung einer Immobile – es steht ein nachhaltiger Monetarisierungseffekt im Vordergrund. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Hauptgründe für eine Lizenzvergabe:

  • Der private Inhaber (zugleich auch Erfinder) will von seiner Idee profitieren und seine Entwicklung zu Geld machen
  • Stetige Zahlungseingänge sind bevorzugt und das geistige Eigentum soll nicht, wie beim Verkauf, gegen Einmalzahlung vollständig veräußert werden
  • Unternehmen möchten zusätzliche Einnahmen erzeugen oder durch Kreuzlizenz zusätzliche Nutzungsreche an Schutzrechten Dritter erlangen
  • Schutzrechte, die nicht aktiv genutzt werden (um innerbetrieblich laufende Produkte oder Verfahren abzusichern), sollen auf passivem Wege Einnahmen generieren
  • Unternehmen muss im Rahmen einer Industriekooperation (z. B. Joint Venture) Lizenzen an Partner vergeben
  • Technologietransfer an Forschungseinrichtungen: Industriepartner erhält durch eine Lizenz ein Nutzungsrecht
  • Zwangslizenz durch staatliche Anordnung

IP-Assets monetarisieren

 

3. Schon bei der Patentanmeldung Lizenzvergabe signalisieren

Wenn Sie als Patentinhaber Lizenzen vergeben möchten, können Sie diese Absicht beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in Form einer Lizenzbereitschaftserklärung oder einer unverbindlichen Lizenzinteresseerklärung bekannt geben – und zwar bereits im Patentanmeldeprozess, noch vor der Erteilung. Diese Angaben sind dann öffentlich einsehbar [DPMA21]. Wenn Sie eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben haben, müssen Sie grundsätzlich auch eine Lizenz vergeben, wenn jemand Ihre Erfindung lizenzieren möchte und einen entsprechenden Antrag beim DPMA gestellt hat. Allerdings, und das ist ein großer Vorteil, reduzieren sich bei einer Lizenzbereitschaftserklärung die Jahresgebühren um 50 %. Über die gesamte Laufzeit eines Patents (20 Jahre) können sich allein dadurch kumuliert rund 7.000 € an Ersparnissen ergeben.

Im Rahmen einer unverbindlichen Lizenzinteresseerklärung ist der Lizenzgeber bezüglich der Wahl des Lizenznehmers und der Ausgestaltung der Vergütung bzw. Lizenzgebühren flexibel, allerdings entfällt die vorgenannte Einsparung bei den Jahresgebühren.

 

4. Lizenzarten für die Patentmonetarisierung

Es gibt verschiedene Arten, auf die ein Patent lizenziert werden kann. Im Wesentlichen wird zwischen diesen drei Lizenzarten unterschieden:

  • Exklusive Lizenzierung
  • Nicht-exklusive Lizenz
  • Kreuz-Lizenz

Eine exklusive Lizenzierung (ausschließliche Lizenz) wird gewählt, wenn nur eine einzelne Partei ein positives Nutzungsrecht erhalten soll. In der Regel gehen damit sämtliche Nutzungsrechte (Herstellung, Vertrieb etc.) an den Lizenznehmer über. Oftmals darf der Lizenznehmer in Abstimmung mit dem Lizenzgeber Unterlizenzen vergeben, was z. B. innerhalb einer Unternehmensgruppe erforderlich sein kann. Hochschulen und Universitäten behalten sich im Regelfall ein Recht zur Nutzung im Rahmen der Forschung vor. Eine nicht-exklusive Lizenzierung (einfache Lizenz) wird vergeben, wenn mehrere Nutzer infrage kommen. Bei der Vergabe von einfachen Lizenzen behält in der Regel der Lizenzgeber auch ein Recht zur Eigennutzung. Kreuzlizenzen werden meist zwischen Unternehmen vereinbart – jeder darf die Erfindung des anderen innerhalb des vereinbarten Umfangs nutzen. Lizenzzahlungen werden im Rahmen einer Kreuzlizenz in der Regel nicht geleistet – sie ist daher für eine Patentmonetarisierung weniger relevant. Allerdings kann es auch sein, dass der Lizenznehmer im Rahmen einer Kreuzlizenz das Recht zur Verwertung der Patente in Form von z. B. weiteren einfachen Lizenzen erhält und diese Schutzrechte auch monetarisieren kann. Die Einzelheiten der jeweiligen Lizenz-Regelung sind Bestanteile des Lizenzvertrags.

Lesetipp: Die vier besten Möglichkeiten zur Vermarktung von Erfindungen und Patenten – mit Tipps und Erfahrungswerten aus der Praxis

 

5. Lizenzvertrag als Schlüssel für die Monetarisierung

Ein großer Vorteil der Lizenzierung besteht darin, dass durch die höchst individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und den damit verbundenen Freiraum sehr exakt auf das Interesse der Vertragsparteien eingegangen werden kann. Das Ziel ist oftmals eine langjährige Kooperation, bei der die Bedürfnisse beider Seiten berücksichtigt werden. Beispielsweise kann geregelt werden, für welche Art der Nutzung (Herstellung, Vertrieb etc.) und für welche Länder/Gebiete die Lizenz gilt. Eine weitere vertragliche Gestaltungsmöglichkeit ist auch eine Staffelung der Zahlungen, die an das Erreichen bestimmter Parameter gebunden sind (z. B. Zeitpunkt/Jahr, Patenterteilung, Markteinführung, Zahlen des Vertriebs etc.). Für viele ist daher der Lizenzvertrag eine interessante Alternative gegenüber einem Kaufvertrag. Dementsprechend kann ein Lizenzvertrag schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Entwicklungs- und Patentierungsprozess für eine Monetarisierung infrage kommen und einem Interessenten angeboten werden.

Die Vertragsverhandlungen können in der Praxis durchaus mehrere Monate dauern, da die Eckpunkte und Entwürfe meist mit mehreren Parteien bzw. Abteilungen abgestimmt werden müssen, bevor die finale Unterzeichnung erfolgt. Ein Lizenzvertrag sollte immer schriftlich ausgearbeitet sein und insbesondere folgende Punkte beinhalten:

  • Name und Anschrift des Lizenzgebers und Lizenznehmers
  • Präambel mit einer Erklärung des Kontextes, in dem die Schutzrechte lizenziert werden sollen
  • Exakte Nennung der lizenzierten Schutzrechte mit Titel und amtlichen Aktenzeichen
  • Konkrete Angabe, auf was sich die Lizenzzahlungen beziehen
  • Höhe und Fälligkeit der Lizenzzahlungen
  • Laufzeit des Vertrags

Es ist essenziell, dass der Lizenzvertrag sowohl aus juristischem als auch ökonomischem Blick zugleich detailliert geprüft wird. Gerade bei den rechtlichen Aspekten liegt der Teufel im Detail – daher ist hier besonderes fachliches Augenmerk gefragt. Für die Monetarisierung entscheidend sind hingegen die wirtschaftlichen Aspekte des Lizenzvertrags. Ob die Rechnung aufgeht und sich die Lizenzierung auszahlt, bestimmt im Wesentlichen das Zahlenwerk bzw. die Ausgestaltung der Lizenzzahlungen. Und hier steht wiederum kaufmännisches Geschick im Vordergrund.

 

6. Lizenzzahlungen für die Patentnutzung

Dreh- und Angelpunkt der Patentmonetarisierung sind die Zahlungen, die ein Lizenznehmer an den Lizenzgeber leistet. Grundsätzlich besteht aufgrund der Vertragsfreiheit die Möglichkeit der individuellen und flexiblen Gestaltung der Lizenzgebühren (Royalties). Üblicherweise wird zwischen folgenden drei Lizenzgebührenarten unterschieden:

  • Fest vereinbarte (Einstands-)Zahlung z. B. als Ausgleich bereits entstandener Schutzrechtskosten
  • Mindestlizenzgebühr (in der Regel jährlich, um u. a. die laufenden Kosten zu decken)
  • Umsatzabhängige Lizenzgebühr

Darüber hinaus sind noch viele weitere Ausgestaltungmöglichkeiten denkbar. Üblich sind z. B. auch Vorauszahlungen (Up-Front Payment), Anzahlungen (Down Payment) und Zahlungen beim Erreichen vorher definierter Meilensteine (z. B. Patenterteilung) oder Schwellenwerte beim Umsatz des Lizenznehmers. Es ist üblich, bei der Vertragsverhandlung marktübliche Lizenzkonditionen als objektive Bezugsgröße zu wählen – hierbei ist eine Akzeptanz beider Vertragsparteien wahrscheinlicher. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass alle eigenen Kosten (Schutzrechtskosten, interne Verwaltungskosten, Kosten für externe Dienstleister, Erfindervergütung etc.) berücksichtigt werden.

Lizenzverträge penibel prüfen

Bei der Patentmonetarisierung bzw. Festlegung und Verwaltung der Lizenzgebühren ist auch darauf zu achten, dass nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird. So könnte z. B. eine viel zu günstige Lizenz, die eine Hochschule einem Spin-off einräumt, eine unzulässige Subvention darstellen. Wenn ein Lizenznehmer sich an Schutzrechtskosten beteiligt, werden diese Zahlungen im Hochschulbereich grundsätzlich auch als Einnahmen gewertet und es ist dann auch eine entsprechende Erfindervergütung zu zahlen [BGH13].

 

7. Fallen bei der Patentmonetarisierung durch Lizenz

Im Folgenden stellen wir einige Fallen dar, um die Sie bei der Lizenzvergabe einen großen Bogen machen sollten:

  • Lizenzzahlungen decken nicht die laufenden Schutzrechtskosten (gerade bei exklusiver Lizenz problematisch)
  • Lizenznehmer nutzt Erfindung nicht bzw. setzt Produkt/Verfahren nicht um und Lizenznehmer zahlt, wenn überhaupt, nur Mindestlizenzgebühren
  • Lizenzvertrag läuft zu kurz oder zu lang
  • Lizenzvertrag enthält unzulässige Klauseln
  • Lizenzbereitschaftserklärung beim DPMA wurde ungeprüft/leichtfertig abgegeben

 

EZN-Praxisbeispiel: Erfolgreicher Millionen-Lizenzvertrag

An dieser Stelle ein Beispiel für einen gelungenen Vermarktungserfolg und lukrativen Lizenzvertrag: Holger Sedlak hatte während seines Informatikstudiums an der TU Braunschweig ein Kryptographieverfahren erfunden, das eine schnelle und sichere Verschlüsselung von Daten ermöglicht. Zur Umsetzung seiner Erfindung hat er sich von EZN beraten lassen und seine Erfindung schutzrechtlich abgesichert. Für den Aufbau seines Patentportfolios hat er ein Förderprogramm genutzt und sich bei der Vermarktung und Monetarisierung der Schutzrechte weiterhin von EZN unterstützen lassen. Die Erfindung wurde an Siemens lizenziert und ging dann über an Infineon. Später wurde die Technologie industriell zu einem Prozessor weiterentwickelt, der als Massenprodukt hergestellt werden kann. Sedlaks Chipkartenprozessor, den Sie als kleinen goldenen Chip von Ihrer Giro- und Gesundheitskarte kennen, ist heute weltweit standardisiert und akzeptiert. Im Ergebnis hat der Lizenzvertrag dem Erfinder einen hohen einstelligen Millionenbetrag eingebracht [HAZ11].

 

Fazit: Patentlizenz muss professionell umgesetzt werden

Die Lizenzierung einer Erfindung bzw. eines Patentportfolios ist der ideale Weg, wenn die Generierung eines kontinuierlichen Cashflows gewünscht ist. Der Vorteil der Patentlizenz, dass auf die Anforderungen beider Seiten flexibel eingegangen werden kann, ist allerdings Segen und Fluch zugleich. Die sichere Ausarbeitung der individuellen Regelungen und deren Überführung in einen Lizenzvertrag erfordern grundsätzlich viel interdisziplinäres Wissen und Geschick sowie jahrelange Praxiserfahrung. Wenn Sie einen Interessenten von den Vorteilen der Erfindung und deren Nutzung überzeugen können und die wichtigsten Punkte sowohl aus technischer, wirtschaftlicher und juristischer Sicht berücksichtigt haben, sind Sie prinzipiell schon auf der sicheren Seite. Im Folgenden finden Sie eine Checkliste mit den wichtigsten Kriterien für das Gelingen einer Schutzrechtsmonetarisierung bzw. Patentverwertung in Form einer Lizenzvergabe.

 

Checkliste: Patentmonetarisierung durch Lizenzvergabe

Diese Checkliste beruht auf unser Praxiserfahrung, die wir seit 1981 im Bereich der Patentverwertung und der Lizenzierung vieler Schutzrechte gesammelt haben:

  • Die Erfindung überzeugt zugleich durch technische und wirtschaftliche Vorteile.
  • Die Umsetzung der Technologie bietet potenziellen Käufern einen klaren Nutzen.
  • Die Erfindung ist durch ein adäquates Schutzrechtsportfolio abgesichert.
  • Die Lizenzsätze orientieren sich an marktüblichen bzw. branchenspezifischen Werten.
  • Es werden alle Kosten berücksichtigt und durch die Lizenzeinnahmen mindestens abgedeckt.
  • Es wurde sicher abgewogen, ob eine exklusive oder einfache Lizenz vergeben oder eine Lizenzbereitschaftserklärung beim Patentamt abgegeben werden soll.
  • Die Patentvermarktung und die Vertragsverhandlungen werden professionell durchgeführt.
  • Die Regelungen im Patentkaufvertrag sind auf den individuellen Fall zugschnitten und sowohl wirtschaftlich als auch juristisch geprüft.

 

Wir unterstützen Sie beim IP-Marketing

Sie möchten Ihre Erfindung vermarkten und benötigen Hilfe bei der Lizenzvergabe und Monetarisierung Ihrer Schutzrechte? Wir unterstützen Sie gerne im Rahmen unserer professionellen Patentvermarktung. Treten Sie gerne mit uns direkt in Kontakt, wir freuen uns auf Sie!

 

Quellen

[BGH13]         Bundesgerichtshof, Urteil X ZR 59/12, 05.02.2013.

[DPMA21]       Deutsches Patent- und Markenamt, https://www.dpma.de/patente/patentschutz/index.html, Datum des letzten Aufrufs: 05.01.2022.

[HAZ11]          Hannoversche Allgemeine Zeitung: Erfinderzentrum Norddeutschland feiert 30 Jahre, 11.10.2011.

 

Haftungsausschluss

Die in diesem Beitrag veröffentlichten Inhalte wurden sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann dennoch nicht übernommen werden. Dieser Artikel enthält lediglich allgemeine Hinweise und keine Rechtsberatung. Über die Patentfähigkeit und den Rechtsbestand einer Patentanmeldung und eines Gebrauchsmusters im amtlichen Sinne entscheiden grundsätzlich die Patentämter (z. B. DPMA und EPA). Eine Haftung für Handlungen, die aufgrund der Beitragsinhalte vorgenommen oder unterlassen werden, wird deshalb im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

Zur Übersicht „Blog

Sie lesen gerade: Lizenzierung: So monetarisieren Sie Ihre Patentanmeldungen

Top
EZN - Navigation