Freedom-to-Operate-Recherche (FTO): Patentverletzungen vermeiden

Wie lässt sich herausfinden, ob Schutzrechte verletzt werden? Hier erfahren Sie, wie eine FTO-Recherche funktioniert | Mit Checkliste

Einleitung

Wenn Sie eine innovative Technologie auf den Markt bringen wollen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie keine Schutzrechte von Wettbewerbern verletzen und somit Ausübungsfreiheit besteht. Dafür wird üblicherweise eine Freedom-to-Operate-Recherche bzw. Freedom-to-Operate-Analyse genutzt. Wir führen seit 1981 qualifizierte Recherchen in der Patentliteratur durch und erklären Ihnen in diesem Beitrag ganz genau, was es mit dem Thema Freedom-to-Operate (kurz: FTO) auf sich hat und was eine FTO-Recherche auszeichnet. Wir erläutern auch, welche Fallen bestehen und mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Konkret erwarten Sie folgende Inhalte:

• Was ist eine FTO-Recherche?
• Warum ist eine FTO-Recherche wichtig und wann sollte sie durchgeführt werden?
• Wie funktioniert eine FTO-Recherche?
• Kann bei einem Recherchetreffer das Aus für das eigene Vorhaben drohen?
• Wieviel kostet eine FTO-Recherche?
• Checkliste

Was ist eine Freedom-to-Operate-Recherche?

Der Begriff Freedom-to-Operate kommt ursprünglich aus dem US-amerikanischen Recht. Dieser Fachbegriff kann mit Ausübungsfreiheit übersetzt werden, die sich auf verschiedene Bereiche erstreckt. Im Zusammenhang mit einer technischen Entwicklung hat eine FTO-Recherche grundsätzlich zum Ziel, jene Schriften in der Patentliteratur zu ermitteln, die im Zusammenhang mit der eigenen technischen Realisierung und wirtschaftlichen Umsetzung relevant sind. Der Fokus der FTO-Recherche liegt im Speziellen darauf, Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster und im Bedarfsfall auch Designs) zu identifizieren, die Merkmale Ihrer Entwicklung beinhalten und auf deren Basis Ihnen Wettbewerber die Herstellung und die Vermarktung Ihres Produkts bzw. Verfahrens oder Ihrer Dienstleistung verbieten könnten. Daher sprechen einige auch von einer FTO-Patentrecherche oder Verletzungsrisikorecherche.

Warum ist eine FTO-Recherche wichtig?

Eine FTO-Recherche ist unvermeidlich, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie Ihre Entwicklung am Markt einführen und verkaufen können, ohne dabei bestehende Schutzrechte zu verletzen. Dieser Aspekt sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Im Falle einer Schutzrechtsverletzung droht nicht nur der Stopp Ihres Vorhabens. Wer grob fahrlässig handelt, kann sich nicht zu unterschätzenden Haftungsrisiken aussetzen, die darin bestehen können, dass seitens des Schutzrechtsinhabers berechtigte Schadenersatzzahlungen gefordert werden. Weiterhin drohen unangenehme Abmahnungen und teure Verletzungsklagen mit ungewissem Ausgang. Die Konsequenzen können höchst toxisch für den Geschäftsbetrieb sein.

Hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten: Die World Intellectual Property Organization (WIPO) gibt an, dass derzeit ca. 15 Millionen Patente in Kraft sind und pro Jahr über 3 Millionen neue Patentanmeldungen hinzukommen. Allein in Deutschland sind mehr als 700.000 Patente rechtskräftig. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass Merkmale Ihrer Technologie bereits geschützt sind.

Unternehmen können mit einer fundierten FTO-Recherche bzw. -Analyse sogenannten Sackgassenentwicklungen vorbeugen und ihr Geschäftsvorhaben absichern. Für Startups ist es darüber hinaus vorteilhaft, wenn sie gegenüber Kapitalgebern eine FTO-Recherche vorweisen können und damit belegen können, dass ihr Business-Modell entsprechend abgesichert ist. Von einigen Investoren werden derartige Recherchen sogar zwingend gefordert.

Wann sollte eine Freedom-to-Operate-Recherche durchgeführt werden?

Grundsätzlich sollte eine Freedom-to-Operate-Recherche so früh wie möglich durchgeführt werden, spätestens aber dann, wenn die Entwicklung eines Produkts bzw. Verfahrens oder einer Dienstleistung abgeschlossen ist und bevor in einem nächsten Schritt der Markteintritt erfolgt. Im Vorfeld der Entwicklung können auch Stand-der-Technik-Recherchen durchgeführt werden, um einen Überblick zu erhalten und mögliche Freiräume für das eigenen Vorhaben zu identifizieren. Im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Patentanmeldung ist eine Neuheitsrecherche vorteilhaft, um überprüfen zu können, ob die Erfindung bzw. Technologie, die patentiert werden soll, nicht schon bereits vorbekannt ist.

Bitte beachten Sie, dass eine eigene Patentanmeldung, ein erteiltes Patent oder ein Gebrauchsmuster grundsätzlich nicht automatisch die Ausübungsfreiheit für die darin beschriebene Technologie beinhaltet. Denn auch schutzrechtlich abgesicherte Erfindungen können im Rahmen der Umsetzung von Schutzrechten Dritter abhängig sein.

Lesetipp: Wenn Sie ein Patent oder Gebrauchsmuster anmelden möchten, erfahren Sie hier, wie Sie in 5 Schritten Ihre Erfindung effektiv schützen können

Wie funktioniert eine FTO-Recherche/Analyse?

Für die Durchführung einer Freedom-to-Operate-Recherche wird in einem ersten Schritt der Gegenstand, nach dem recherchiert werden soll, exakt beschrieben. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt die Recherchestrategie festgelegt. Dafür ist es erforderlich, u.a. die relevanten Gebiete (Länder, Regionen), Suchbegriffe/Keywords und internationale Patentklassifikation (IPC-Klassen) zu definieren – es wird ein sogenannter Such-String gebildet. Dabei ist sorgfältigst darauf zu achten, dass mit dem gewählten Ansatz auch tatsächlich gleiche bzw. ähnliche Technologien zu finden sind. Zusätzlich kann es erforderlich sein, manuell in die einzelnen IPC-Klassen zu schauen und die Schutzrechte einzeln zu prüfen – dies kann recht aufwendig sein, aber durchaus Sinn ergeben, wenn z. B. die gewählten Keywords einschließlich deren Synonyme keine ausreichende Treffergenauigkeit liefern. Die Recherche an sich kann mit einer freien Software erfolgen oder es kann mit kommerziellen Tools in speziellen Patentdatenbanken gesucht werden.

Bei der FTO-Analyse ist genau darauf zu achten, ob die recherchierten Schriften tatsächlich Merkmale des Recherchegegenstands beinhalten und ob diese Schutzrechte aktiv sind bzw. wie deren Rechtsstand ist. Von abgelaufenen Schutzrechten geht grundsätzlich keine Gefahr aus, was prinzipiell nach spätestens 20 Jahren automatisch der Fall ist. Manche Schutzrechte werden auch schon früher aufgegeben, z. B. wenn diese für den Inhaber nicht mehr von Wert sind. Abgelaufene Schutzrechte gehören zum freien Stand der Technik und deren Gegenstände können von jedermann genutzt werden.

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr geht von Patentanmeldungen aus, bei denen das Prüfungsverfahren noch nicht eröffnet wurde oder die sich noch in einem laufenden amtlichen Prüfungsverfahren befinden. Hier könnte es später zu einer Erteilung kommen, mit der das Patent seine Sperrwirkung entfaltet.

Die Durchführung der FTO-Recherche, die Analyse der gefundenen Schriften und das Ergebnis sind grundsätzlich sorgfältig zu dokumentieren. Denn schlussendlich gilt es, dass Sie im Ernstfall (z. B. bei Schadenersatzforderungen) nachweisen können, dass Sie sich mit den Schutzrechten des Wettbewerbs fundiert auseinandergesetzt haben und nicht leicht fahrlässig bzw. schuldhaft gehandelt haben.

Für die Durchführung einer FTO-Recherche ist grundsätzlich einschlägige Fachkenntnis und Erfahrung erforderlich. Laienhafte Recherchen, die in Eigenregie durchgeführt wurden und in der Folge Lücken aufweisen, sind in der Praxis kaum belastbar. Hier sollten Sie professionell agieren und diese Aufgabe qualifizierten Experten überlassen. Auch vor dem Hintergrund der Objektivität ist es sinnvoll, einen spezialisierten, externen Dienstleister mit dieser Aufgabe zu betrauen.

Lesetipp: Was Sie in jedem Fall über Patentrecherchen wissen sollten

Welche Möglichkeiten gibt es bei einer Kollision mit aktiven Schutzrechten?

Werden im Rahmen der FTO-Analyse Schutzrechte identifiziert, die Ihrem Vorhaben in der Tat im Wege stehen würden, bedeutet dies nicht zwangsläufig das Aus für Ihr Vorhaben. Sie haben dann u.a. diese Möglichkeiten:

• Umgehung der Schutzrechte durch z. B. Änderung Ihres Produkts bzw. Verfahrens oder Ihrer Dienstleistung
• Einigung mit dem Schutzrechtsinhaber bzw. Erwerb der Nutzungsrechte z. B. durch Lizenzierung
• Prüfung einer Nichtigkeitsklage auf Basis einer Nichtigkeitsrecherche (Hätte dieses Schutzrecht überhaupt vom Patentamt erteilt werden dürfen?)

Wie viel kostet eine Freedom-to-Operate-Recherche bzw. FTO-Analyse?

Der Preis für eine FTO-Recherche bzw. -Analyse ist grundsätzlich aufwandsabhängig und auch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Weil der zu betreibende Aufwand sehr hoch sein kann, ist auch mit entsprechend hohen Kosten zu rechnen. Honorare von mehreren Tausend Euro sind üblich und fünfstellige Eurobeträge sind keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Wie viel Sie bezahlen müssen, hängt von diversen Parametern ab. Zu diesen zählen insbesondere:

• Anzahl der Merkmale, nach denen gesucht werden soll
• Länder/Gebiete, die in Betracht gezogen werden sollen
• Komplexität der Suchstrategie und Aufwand für die Recherche
• Anzahl der gefundenen Schriften und Aufwand für die Sichtung und Analyse
• Umfang des FTO-Recherche-Berichts

Der tatsächlich erforderliche Aufwand ist im Vorfeld nicht exakt kalkulierbar, da man nicht im Voraus weiß, wie viele Schriften gefunden werden und welchen Umfang diese haben. Bei Pauschalangeboten ist daher Vorsicht geboten, da nicht sicher ist, ob mit der in Ihrem Fall geforderten Tiefgründigkeit recherchiert und geprüft wird.

Checkliste für eine Freedom-to-Operate-Recherche

Wenn Sie eine FTO-Recherche durchführen lassen möchten, sollten Sie einige Punkte besonders beachten. Zu diesen zählen auf Basis unserer Erfahrung:

• Legen Sie das Ziel der FTO-Recherche und Analyse genau fest. Worauf soll sich die Ausübungsfreiheit beziehen und auf welche möglichen Barrieren soll geachtet werden?
• Definieren Sie den Recherchegegenstand bzw. die Merkmale, nach denen gesucht werden soll, möglichst umfassend und präzise
• Legen Sie das territoriale Areal fest, auf das sich die FTO-Recherche beziehen soll
• Prüfen Sie, wie umfangreich in Ihrem Fall die FTO-Analyse werden könnte und welches Budget Ihnen zur Verfügung steht
• Wählen Sie ein passendes Angebot aus

EZN: Ihr professioneller Dienstleister für Recherchen

Wir führen seit 1981 qualifizierte Recherchen zu den verschiedensten Themengebieten durch. Dabei orientieren wir uns an dem Standard für Recherchen zu gewerblichen Schutzrechten – eine Qualitätsvereinbarung des Netzwerks der Patentinformationszentren, das unter Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamts steht.

Bei der Durchführung unserer Recherchen und der Erstellung unserer Gutachten richten wir uns nach Ihren speziellen Bedürfnissen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie an einem individuellen Angebot interessiert sind. Wir freuen uns auf Sie!

Haftungsausschluss

Die in diesem Beitrag veröffentlichten Inhalte wurden sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann dennoch nicht übernommen werden. Dieser Artikel enthält lediglich allgemeine Hinweise und keine Beratung. EZN erbringt keine Rechtsberatung – diese erfolgt durch Fachanwälte. Eine Haftung für Handlungen, die aufgrund der Beitragsinhalte vorgenommen oder unterlassen werden, wird deshalb im weitest zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

Zur Übersicht „Blog“

Sie lesen gerade: Freedom-to-Operate-Recherche (FTO): Patentverletzungen vermeiden